Гражданское законодательство Украины четко определяет понятие «знак для товаров и услуг». Так, согласно ст. 492 Гражданского кодекса Украины торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов.
Однако на практике перед каждым юристом встает вопрос: как уберечься от недобросовестного использования знака для товаров и услуг и защитить свои права интеллектуальной собственности?
Под другим классом товаров
Зачастую знак для товаров и услуг, зарегистрированный под определенным классам товаров, используется другими лицами на том основании, что они зарегистрировали его под другим классам товаров. Что же делать тем, кто, имея хорошо известный знак, хочет оградить его от посягательств третьих лиц, использующих его для других товаров?
Есть два способа решения этой проблемы: при регистрации определенного знака для товаров и услуг отметить его использования во всем возможным классам товаров. Однако этот способ защиты является затратным и не всегда эффективным, ведь регистрация знака во всем классам товаров - довольно длительная и дорогостоящая процедура; защитить знак для товаров и услуг в судебном порядке. Этот способ действенен, но тоже имеет недостаток: отстаивание интересов в суде также требует времени и денег. Однако, если вы получите положительное решение, дальнейшие попытки третьих лиц использовать ваш знак сведутся к минимуму. Итак, рассмотрим второй вариант подробнее.
Недобросовестное свидетельство
Учитывая предписание ст. 19 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в случае несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично.
Предположим, что вы зарегистрированный знак для товаров и услуг, на который получили свидетельство. Вы потратили большие средства на его рекламу и осуществили все маркетинговые действия, чтобы потребитель отличал этот знак среди других знаков для однородных товаров. Однако вы узнали, что третье лицо тоже получила свидетельство на ваш знак для товаров и услуг, однако зарегистрировала его под другим классам товаров. Назовем такое свидетельство третьего лица недобросовестным свидетельством.
Основой вашей правовой позиции в суде должны стать следующие положения: ваше свидетельство на спорный знак полученное ранее, чем недобросовестное свидетельство; знак за вашим свидетельством является широко известным. Доказательством этого может быть рекламирования знака на телевидении, размещение упоминания о нем в СМИ, нанесение его на рекламные атрибуты - плакаты, листовки и т.д.; знак за вашим свидетельством и знак за недобросовестным свидетельством являются схожими до степени смешения. При установлении сходства (смешивания) словесных обозначений учитывается звуковая (фонетическая), графическая (визуальная) и смысловая (семантическая) сходство. В этом случае без экспертного заключения не обойтись; использование знака недобросовестным свидетельством может ввести потребителя в заблуждение. Чтобы доказать это, тоже необходимо провести экспертизу.
Кроме того, в обоснование правой позиции в суде не помешает отметить, что ваш знак для товаров и услуг одновременно является и вашим коммерческим наименованием.
Части 1 и 3 ст. 159 Хозяйственного кодекса Украины предусматривают, что предприятие - юридическое лицо или гражданин-предприниматель может иметь коммерческое наименование. Правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое наименование субъекта хозяйствования, если оно фактически используется в хозяйственном обороте. В вашу пользу говорит и положение ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которая предусматривает, что фирменное наименование охраняется во всех странах, присоединившихся к этому документу, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Согласно обзорного письма ВХСУ «О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на знаки для товаров и услуг (торговую марку) (по материалам дел, рассмотренных в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины)» от 17.04.2006 г. знак для товаров и услуг, который является тождественным или похожим до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, является неохороноспроможним.
Следовательно, при наличии доказательной базы уверенно идите в суд, просите признать недобросовестное свидетельство на знак для товаров и услуг недействительным, обязать Государственный департамент интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг и осуществить публикацию об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность».
Судебная практика
Чтобы проиллюстрировать указанный способ защиты прав на знак для товаров и услуг, рассмотрим постановление ВХСУ от 23.03.2010 г. по делу № 21/404 по иску «Ямаха Корпорейшн» (Япония) в Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины (далее - Департамент) и ООО «Сатурн ЛТД» о признании недействительным свидетельства Украины № 40198 на знак для товаров и услуг Yamaha.
«Ямаха Корпорейшн» обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском, в котором просила суд признать недействительным свидетельство Украины № 40198 на знак для товаров и услуг Yamaha, владельцем которого является ООО «Сатурн ЛТД», и обязать Департамент внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
Решением Хозяйственного суда г. Киева от 16.06.2009 г., оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 08.12.2009 г., иск удовлетворен: признано недействительным полностью свидетельство Украины № 40198 на знак для товаров и услуг Yamaha; обязано Департамент внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг; на ООО «Сатурн ЛТД» отнесены судебные расходы по делу.
Судебные решения мотивировано тем, что знак для товаров и услуг Yamaha по свидетельству Украины № 40198 тождественно торговой марке истца, которая по состоянию на 1 января 2002 г. признана хорошо известной в Украине, а поэтому указанное свидетельство подлежит признанию недействительным на основании п / п « а »п. 1 ст. 19 Закона «О защите прав на знаки для товаров и услуг» (далее - Закон).
ООО «Сатурн ЛТД» обратилось в ВХСУ с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение предыдущих судебных инстанций и принято решение об отказе в иске ввиду того, что: истец и ответчик по делу производят товары, которые не являются однородными, т.е. выводы судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности в деле являются необоснованными; обозначения, владельцем которого является ООО «Сатурн ЛТД», не является обманчивым.
По этому делу ВХСУ пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы с учетом следующего.
Согласно п / п «а» п. 1 ст. 19 Закона свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны.
Правовая охрана предоставляется знаку, не противоречащему публичному порядку, принципам гуманности и морали и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные настоящим Законом; объем правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг (пп. 1 и 4 ст. 5 Закона).
Согласно п. 3 ст. 6 Закона не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения с, в частности, знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг; знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Пункты 1 и 4 ст. 25 Закона предусматривают, что: охрана прав на хорошо известный знак осуществляется согласно ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и настоящим Законом на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом; с даты, на которую по определению Апелляционной палаты либо суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется такая же правовая охрана, как и , что оказывалась ему, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. Эта охрана распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг указывает на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и если его интересам, вероятно, будет причинен ущерб таким использованием.
Предыдущие судебные инстанции по делу установили, что представление ООО «Сатурн ЛТД» заявки № 2003065718 на знак для товаров и услуг Yamaha для товаров 11-го и 21-го классов МКТУ произошло тогда (03.06.2003 г.), когда названный знак уже был хорошо известным в Украине относительно «Ямаха Корпорейшн» (по состоянию на 01.01.2002 г.). Поэтому торговая марка ответчика могла восприниматься потребителем как такая, что указывает на связь между ООО «Сатурн ЛТД» и «Ямаха Корпорейшн», и в результате такого использования было вероятным причинение вреда интересам истца.
Кроме того, в обжалуемых судебных решениях совершенно правильно указано, что с 1 января 2002 г. (даты, на которую по определению Апелляционной палаты Департамента торговая марка Yamaha стала хорошо известной в Украине) правовая охрана этого знака распространяется на все товары «Ямаха Корпорейшн», им маркированные, независимо от того, являются ли эти товары родственными товарами, которые производит ООО «Сатурн ЛТД».
Учитывая изложенное ВХСУ считает, что решение местного и постановление апелляционного хозяйственных судов по делу об удовлетворении иска являются законными и обоснованными, а потому подлежат оставлению без изменений.